知財FAQ
商標権の侵害
正当な権限等のない第三者が、登録商標を指定商品又は指定役務（サービスとも言い換えられます。）について使用する行為は商標権の侵害にあたります。
しかし、商標法は、このような「使用」のほか、一定の目的のものについてはこの前段階の「所持」行為についても商標権の「侵害とみなす」ものとしています。
商標法第３７条第２号の行為
商標法は、商標権の「侵害とみなす」行為について、第３７条で８つの類型を定めています。
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
そのうち２号に定められているのが、商品又は商品の包装に登録商標等を付したものを譲渡等のために「所持」する行為です。
２号には、以下に挙げるような複数の行為が含まれています。
上記各行為は一見複雑に見えますが、それぞれ①何について（指定商品について、等）、及び②何を（登録商標、等）付した商品を所持しているか、という観点でみればそこまで複雑ではありません。
指定商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為
上記（ａ）は、①商標登録において指定されたものと同じ商品について、その商品又はその商品の包装に、②登録商標と同じ商標を付したものを、譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為を定めるものです。
ここに出てくる、商品又は商品の包装に登録商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出する行為は、登録商標の「使用」にあたる行為です。したがって、指定商品について登録商標の「使用」をする行為自体は商標権の侵害になります。（ａ）はこの「使用」のための「所持」という位置づけになりますので、商標権の侵害行為の予備的な行為を定めたものといえます。
指定商品であって、その商品又はその商品の包装に②登録商標に類似する商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為
上記（ｂ）は、①商標登録において指定された商品と同じ商品について、その商品又はその商品の包装に、②登録商標に類似する商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為を定めています。
（ｂ）は上記（ａ）と異なり、商品又は商品の包装に付する商標が登録商標と類似する商標となっています。
ある商標が「登録商標に類似する商標」であるかは、（１）外観、（２）称呼、及び（３）観念の３つの要素で判断することになるのですが、この点についての詳細は他稿にて解説させていただきます。
指定商品について登録商標と類似の商標を「使用」する行為は、商標権の類似範囲における「使用」として商標権侵害とみなすものとされているため（第３７条第１号）、（ｂ）も、そのための「所持」という、商標権侵害の予備的な行為を定めたものとなっています。
指定商品又は指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為
上記（ｃ）は、①指定商品又は指定役務に類似する商品について、その商品又はその商品の包装に、②登録商標と同じ商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為を定めています。
上記（ａ）及び（ｂ）と異なり、（ｃ）では、所持にかかる商品が指定商品又は指定役務と類似する商品となっています。この「類似する商品」には、上記（ｃ－ⅰ）及び（ｃ－ⅱ）のように、指定商品と類似する商品、及び指定役務と類似する商品という２種類の商品が含まれます。そして、ある商品と他の商品との類否の判断、及びある役務と商品との類否の判断については、特許庁が審査基準において考慮要素を示しています（商標審査基準 改定第１３版第９７頁参照）。
指定商品又は指定役務に類似する商品ついて登録商標を「使用」する行為も商標権の類似範囲における「使用」として商標権侵害とみなされるため（前出第３７条第１号）、（ｃ）もその侵害行為のための「所持」という、商標権侵害の予備的な行為を定めたものとなっています。
指定商品又は指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標に類似する商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為
上記（ｄ）は、①指定商品又は指定役務に類似する商品について、その商品又はその商品の包装に②登録商標に類似する商標を付したものを譲渡、引き渡し又は輸出のために所持する行為を定めています。
（ｄ）では、所持にかかる商品が指定商品又は指定役務と類似する商品となっているほか、この商品等に付する商標も登録商標ではなく、これと類似する商標となっています。商品と商品、及び商品と役務の類否の判断、及び商標の類否の判方法は前記のとおりです。
指定商品又は指定役務に類似する商品について、登録商標と類似する商標を「使用」する行為も商標権の類似範囲における「使用」として商標権を侵害するものとみなされるため（前出第３７条第１号）、（ｄ）も、前記（ａ）から（ｃ）までと同じく、侵害行為のための「所持」という、商標権侵害の予備的な行為を定めたものとなっています。
「所持」とは
上記のとおり、商標法第３７条２号が対象とするのは「所持」行為です。ここにいう「所持」とは、商品又は商品の包装を自己の支配下に置くことをいいます。倉庫等にて保管する行為は、この「所持」にあたります。
商標を扱うにあたって注意すべき点
以上のとおり、商標法第３７条２号は、本来的な侵害行為にまだ至らない「所持」について侵害とみなすと定めています。
そして、この「所持」は商標権侵害とされる「使用」を目的とするものとされていますが、この商標権侵害とされる「使用」には、上記のとおり、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用のみならず、この類似範囲での使用も含まれています。このため、商標法第３７条２号の「所持」にあたらないようにするためには、当初から今後の商標の扱いが商標権侵害となる「使用」にあたることがないか、検討することが必要です。
東京都千代田区神田の弁護士法人ＡＫ法律事務所にて、主に知的財産法務と企業法務を中心とする業務に従事しています。
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