ポイント

特許出願の審査における進歩性の判断には、先行技術に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理付けができるか否かを検討します。

阻害要因とは、この論理付けを妨げる要因のことをいいます。

審決が取り消された近時の裁判例より、阻害要因の例を検討してみました。

発明の進歩性

発明が特許されるために必要な特許要件には、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願、公序良俗に違反していないこと、があります。

前回は、これらの要件のうち発明の進歩性について取り上げました。

特許の審査において、進歩性の判断には、請求の範囲に記載された発明(本願発明)と、これに最も近い発明(主引用発明)発明の相違点、一致点を認定し、相違点が他の証拠(文献等)に示されていない場合には、相違点が設計的事項か否かを、示されている場合には、組合せや置換が容易か、これに動機付けがあるか否かを検討します。

さらに、有利な効果や阻害要因があれば、これらも参酌されます。

それでは、ここでいう「阻害要因」とはどのようなものでしょうか。

阻害要因とは

審査官等は、進歩性の判断を、先行技術に基づいて当業者が本願発明を容易に想到できたことの論理付ができるか否かを検討することにより行います。

阻害要因とは、この論理付けを妨げる要因のことをいいます。

阻害要因の例として、審査基準には2つの類型が挙げられています。

阻害要因の例、その1

例えば、阻害要因として、副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情がまず挙げられます。この阻害要因がある場合には、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至ることが困難になります。よって、進歩性が肯定される方向に働きます。

例として、副引用発明が次のようなものである場合が挙げられます。

阻害要因の例
  1. 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
  2. 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
  3. 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
  4. 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

阻害要因の例、その2

また、先行技術が記載されている刊行物等の中に本願発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、記載されている発明は引用発明としての適格性を欠きます。よって、引用発明がそのようなものであることは、阻害要因となります。

ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が本願発明に容易に想到できたことが十分に論理付けられた場合は、進歩性は否定されます。

阻害要因を認定して進歩性を否定した裁判例
 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115

それでは、具体的には阻害要因はどのように判断されているのでしょうか。

阻害要因の存在が認められ、審決が取り消された最近の裁判例をご紹介します。

事案の概要

本件は、進歩性の欠如を理由として特許無効審決を受けた特許権者(原告)が、無効審判請求人(被告)に対し、審決の取消しを求めた事案です。

原告の特許発明の概要は次のようなものです。

特許第5356625号

【請求項1】
ハンドルの先端部に一対のボールを、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において、

 往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し、
 一対のボール支持軸の開き角度を40~120度、一対のボールの外周面間の間隔を8~25mmとし、

 ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした

ことを特徴とする美容器。

原審決は、本願発明は次の引用発明甲1(仏国特許出願公開2891137号)、甲2(仏国特許第2641256号及びその翻訳文、本判決では触れられていないため割愛します)の記載事項及び周知事項から想到容易であるとして、本願発明の進歩性を否定しました。

甲1 仏国特許出願公開2891137号

回転可能な球を各々が受容する2つの軸が周囲に固定された、任意の形状の中央ハンドルを含むマッサージ用の器具において、

球の2つの軸が70~100度に及ぶ角度をなし、

球の直径は、直径2~8cmであり、

球を貫通状態で受容する軸を有し、

ユーザが2個の球を皮膚に当て、引張り力を及ぼすと、球が、進行方向に対して非垂直な軸で回転し、球の間に拘束されて挟まれた皮膚を集めて皮膚に沿って動くマッサージ用の器具。

一致点と相違点

原審決及び本判決では本願発明と甲1発明の一致点、相違点はそれぞれ次の通り認定されました。

一致点

ハンドルに一対のボールを、相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において、一対のボール支持軸の開き角度を70~80度とし、ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした美容器。

相違点
  1. 一対のボールを回転可能に支持しているのは、本件発明では、ハンドルの先端部であるのに対して、甲1発明では、先端部であるか不明である点。
  2. 一対のボール支持軸の開き角度が、本件発明では、65~80度であるのに対して、甲1発明では、70~100度である点。
  3. 本件発明では、往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボールの軸線をハンドルの中心軸に対して前傾させて構成しているのに対して、甲1発明では、そのような構成を有するか明らかでない点。
  4. 本件発明では、一対のボールの外周面間の間隔が10~13mmであるのに対し、甲1発明では、一対の球の直径が2~8cmとしているものの、一対の球の外周面間の間隔は不明である点。
  5. 本件発明では、ボールが非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されているのに対し、甲1発明では、ボールを貫通状態で軸受部材を介さず支持している点。

原審決における相違点1、3に関する認定

これらの相違点のうち、本判決では相違点1と3が問題となっていますので、原審決での相違点1と3に関する認定を概観します(他の相違点については割愛します)。

相違点1

原審決では、相違点1について、甲1発明のハンドルには長尺上の形状のハンドルが含まれるのは明らかであり甲1に記載されているに等しく、相違点1に係る本件発明1の構成は、甲1発明に基づいて、又は甲1発明及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に想到できたものとしています。

審決抜粋を読む

ア 相違点1について

①甲1発明の任意の形状の中央ハンドルには、「球、あるいは他のあらゆる任意の形状とすることができる」という記載からみて、球以外の形状を含むものであるといえること、及び手で握られるハンドルの形状として長尺状の形状を採用することは通常の態様であり、ローラを備えたマッサージ器のハンドルの形状としても当該長尺状の形状は通常用いられる形状にすぎないことを踏まえれば、具体的に例示された「球」の他に、長尺状の形状のハンドルも含まれることは明らかであり、任意の形状として甲1の1に記載されたに等しい事項である、

②甲1発明のハンドルは、器具を傾けながら引っ張るようにして用いるものであるから、球(ボール)がハンドルの中央部にあった場合には、長尺状のハンドルの先端部と人体が干渉するおそれがあるので、この干渉を避けるため、球を器具の先端部に設けた方がよいことは、構成上、当業者であれば容易に想到できる、

③ハンドルに回転自在に支持された1対のボールによりマッサージを行うマッサージ器において、1対のボールをハンドルの先端部に配置することは、甲2の1及び甲3に記載された周知技術(以下「周知技術1」という。)にすぎず、甲1発明において周知技術1を適用することは当業者にとって何らの困難性はない、

④したがって、相違点1に係る本件発明1の構成は、甲1発明に基づいて、又は甲1発明及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に想到できたものといえる。

引用元 : 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115より抜粋

相違点3

相違点3について、甲1発明のハンドルには、長尺状の形状のハンドルも含まれるところ、ボール支持軸の軸線はハンドルの中心線に対し90度以上の一定角度を有する構造となっていることは当業者であれば十分に理解できるとして、相違点3は実質的な相違点ではないとしています。

審決抜粋を読む

(ア) 相違点3について

①本件発明における「前傾」とは、美容器の往復動作中にボール支持軸の軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボール支持軸の軸線がハンドルの中心線に対して90度以上の一定の角度を有することと認められる、

②甲1発明のハンドルには、長尺状の形状のハンドルも含まれるところ、甲1発明において肌の摘み上げ等の作用を奏するためには、美容器の往復動作中にボール支持軸の軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボール支持軸の軸線はハンドルの中心線に対して90度以上の一定角度を有する構造となっていることは当業者であれば十分に理解できることである、

③したがって、相違点3は実質的な相違点とはならない。

引用元 : 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115より抜粋

本判決の概要

原審決とは異なり、本判決では、甲1には球状のハンドルが開示されているものの、長尺状のハンドルが開示されているとはいえないと認定しています。

そして、甲1の球状のハンドルを長尺状にする動機付けはなく、むしろ阻害要因があるとして、甲1に長尺上の形状のハンドルが含まれることを前提とする相違点1、相違点3に関する認定に誤りがあるとしています。

よって、その余の相違点について判断するまでもなく、原審決の判断は誤りであって取り消されるべきであると結論づけています。

甲1のハンドルは長尺状か

本判決は、甲1発明の記載から、長尺状のハンドルを排除するものではないが、甲1の「球、あるいは他のあらゆる任意の形状とすることが可能である。」との記載ぶりからすれば、まずは「球」が念頭に置かれていると理解するのが自然であり、図(Fig1、2)には球状のハンドルしか開示されていないとしています。

判決文抜粋を読む

(甲1の)「球、あるいは他のあらゆる任意の形状とすることが可能である。」との記載ぶりからすれば、まずは「球」が念頭に置かれていると理解するのが自然であり、しかも甲1の添付図(FIG.1、FIG.2)は、いずれも器具の正面図であり、実施例を表すとされているが、そこに描かれたハンドルの形状や全体のバランスに照らして、球状のハンドルが開示されているとしか理解できないものである。

引用元 : 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115より抜粋

この点で、原審決が「具体的に例示された「球」の他に、長尺状の形状のハンドルも含まれることは明らかであり、任意の形状として甲1の1に記載されたに等しい」としているのとは異なります。

本判決は、ハンドルを長尺状にする動機がないどころか、阻害要因がある、としていることが、原審決との相違を生じさせていると思われます。

ハンドルを長尺状にする動機があるか

原審決では甲1が長尺状の形状のハンドルを含むのは明らかとしたのに対し、本判決では、そのような動機付けがないとしています。

すなわち、球が進行方向に対して非垂直な軸で回転するためにはハンドルを傾ける必要がありますが、ハンドルが球状だと問題なく傾けられるのに対し、長尺状の場合、傾けると肌と干渉するため、操作性に支障が生じかねません。よって、ハンドルが長尺状の場合には、甲1に開示されていないような構成(例えば、本件発明のように、ボールの軸線をハンドルの中心軸に対して前傾させるような、構成、すなわち相違点3の構成)を採用する必要が生じます。よって、ハンドルを長尺状にする動機があるとはいえないとしています。

判決文抜粋を読む

ハンドルが球状のものであれば、後述するハンドルの周囲に軸で4個の球を固定した場合を含めて、把持したハンドル(1)の角度を適宜調整して進行方向に向かって倒す方向に傾けることが可能である。しかし、ハンドルを長尺状のものとし、その先端部に2つの球を支持する構成とすると、球状のハンドルと比較して傾けられる角度に制約があるために進行方向に傾けて引っ張る際にハンドルの把持部と肌が干渉して操作性に支障が生じかねず、こうし
た操作性を解消するために長尺状の形状を改良する(例えば、本件発明のように、ボールの軸線をハンドルの中心軸に対して前傾させて構成させる(相違点3の構成)。)必要が更に生じることになる。そうすると、甲1の中央ハンドルを球に限らず「任意の形状」とすることが可能であるとの開示があるといっても、甲1発明の中央ハンドルをあえて長尺状のものとする動機付けがあるとはいえない。

引用元 : 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115より抜粋

ハンドルを長尺状にする阻害要因

さらに、甲1のFig2にはハンドルに大小2つづつ、計4つの球が取り付けられた図が開示されています。これについて、本判決は次のように述べ、ハンドルを長尺状のものとするには、むしろ阻害要因があるとしています。

判決文抜粋を読む

例えば、大きい球(3)を皮膚に当てることを想定し、長尺状のハンドルを中心軸に前傾させて構
10 成させると、小さい球(2)を皮膚に当てるときには、ハンドルを進行方向に対して傾けて小さい球(2)の球を引っ張ることができなくなる。したがって、こうした点からすると、甲1のハンドル(1)を長尺状のものとすることには、むしろ阻害要因があるといえる。

引用元 : 知高判令和3年6月24日・令和2(行ケ)10115より抜粋

本判決の阻害要因の位置づけ

本判決では、上記の阻害要因の例その1のように、主引用発明に副引用発明を適用しているわけではありません。また、阻害要因の例その2のように、主引用発明である甲1の引用発明適格を問題としているわけでもありません。よって、本判決の「阻害要因」は、進歩性判断の阻害要因をハンド何しているとまではいえないという解釈もあり得ます。

しかし、本判決は、主引用発明である甲1が(図や文言からは)長尺状のハンドルを除外していないとしても、長尺状のハンドルとするには動機付けがないどころか阻害要因がある、と認定しています。よって、先行技術である甲1発明に設計的事項ないし技術的常識を適用しても、本願発明に容易に想到することを妨げる事情があるとして、進歩性を否定する論理付けとしての阻害要因を認定しているように思われます。

本判決の阻害要因の位置づけは上記の阻害要因の例その2に近いといえますが、審査基準に挙げられていないような類型の阻害要因といえるのかもしれません。